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K&L Gates erstreitet Urteil für Hyundai Motor Company

25. März 2020

Frankfurt, 25.03.20. Die internationale Wirtschaftssozietät K&L Gates LLP hat in einer markenrechtlichen Streitigkeit für ihre Mandantin Hyundai Motor Company (HMC) vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ein wegweisendes Urteil erstreiten können. Das Gericht hat damit gegen sein Urteil im vorangegangenen Verfügungsverfahren entschieden und darüber hinaus den Einklang der Rechtsprechung des EuGH mit der des BHG bestätigt.

Hyundai Motor Company geht seit 2016 gegen die Reimporte seiner Fahrzeuge aus verschiedenen Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) vor. Die Fahrzeuge werden zwar durch Hyundai in der Tschechische Republik gefertigt, dann aber durch einen von Hyundai beauftragten Spediteur beispielsweise nach Serbien geliefert. Der (serbische) Distributor ist die Tochtergesellschaft einer in Zypern ansässigen Käuferin.

Da die Markenrechte der HMC im EWR durch das erstmalige Inverkehrbringen außerhalb des EWR nicht erschöpft werden, hat Hyundai, vertreten durch K&L Gates, die Importeure und eine Vielzahl von Händlern bisher wegen einer Verletzung seiner deutschen und / oder Gemeinschaftsmarken abgemahnt oder einstweilige Verfügungen erlangt. Zumeist endeten die Verfahren in einem Vergleich, wonach sich die Händler zur Unterlassung verpflichteten und Auskunft über ihre Lieferanten und Abnehmer erteilten. So erhielt HMC Kenntnis von weiteren Rechtsverletzungen.

So erfuhr HMC auch von den Aktivitäten des Beklagten im hiesigen Rechtsstreit. Nachdem HMC dem Beklagten neben dem Vertrieb von serbischen Hyundai Fahrzeugen des Modells i30 auch den Vertrieb von aus Serbien stammenden Tucsons nachweisen konnte, gab dieser Unterlassungserklärungen für sämtliche geltend gemachten Markenverletzungen ab. Der Beklagte weigerte sich allerdings, die ebenfalls begehrten Auskünfte über Lieferanten und Abnehmer zu erteilen.

Geltendmachung der Auskunftsansprüche von Hyundai im Verfügungsverfahren

Entsprechende Auskunftsansprüche machte die HMC daher zunächst in einem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vor dem LG Düsseldorf geltend. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand insbesondere die rechtliche Frage des Eintrittes der Erschöpfung der Markenrechte der Klägerin, da deren Beauftragte die Fahrzeuge gemäß Incoterms CIP an einen von dieser beauftragten Frachtführer im EWR (Tschechien) zur Ablieferung außerhalb des EWR in Serbien übergab.

Die Frage der Erschöpfung wurde zunächst vom Landgericht beim Erlass einer entsprechenden einstweiligen Verfügung verneint. Die Entscheidung wurde mit erstinstanzlichem Urteil bestätigt. Dieses Urteil hat der 20. Zivilsenat dann im Verfügungsverfahren mit der Begründung aufgehoben, HMC habe zum einen mit Übergabe an den Frachtführer in Tschechien und dem damit erfolgtem Gefahrübergang schon alles Erforderliche geleistet und so den Wert der Marken realisiert. Zum anderen habe HMC seine Kontrolle über die Fahrzeuge auch schon in diesem Zeitpunkt und damit innerhalb des EWR aufgegeben, da man sich mit der in Zypern sitzenden Käuferin vertraglich auf die Verbringung nach Serbien geeinigt habe und an diese Vereinbarung gebunden sei.

Hauptsacheverfahren

Im folgenden Hauptsacheverfahren vertrat HMC weiterhin den Standpunkt, dass ein Verkäufer bei einer Lieferung gemäß CIP die Verfügungsgewalt über die Waren bis zur tatsächlichen Ablieferung behält und diese nicht bereits mit der Übergabe der Ware an den von ihm beauftragten Frachtführer verliere. Zudem widerspräche das Verfügungsurteil des OLG der Rechtsprechung des EuGH und insbesondere auch der des BGH, wonach nur zwischen den Parteien geltende vertragliche Abreden, z.B. über das Bestimmungsland, schlicht unerheblich sind. Entgegen der Ansicht des Beklagten bestünde in dieser Hinsicht auch keine Diskrepanz zwischen der Rechtsprechung des EuGH und der des BGH, weshalb es keiner Vorlage des Verfahrens an den EuGH bedürfe (wie sicherheitshalber aber von beiden Parteien im Verfahren angeregt wurde). So bedurfte es für ein die Markenrechte erschöpfendes Inverkehrbringen nach dem EuGH schon immer einer willentlichen Aufgabe der Kontrolle über die Waren durch den Inhaber oder eines von ihm Beauftragten innerhalb des EWR im Rahmen eines Umsatzgeschäftes, wodurch der Wert der Marke realisiert werde (EuGH z.B. Peak Holding und Coty Prestige).

Nach deutscher Lesart des BHG erfolgte ein erschöpfendes Inverkehrbringen demnach bei willentlicher Übertragung der tatsächlichen und rechtlichen Verfügungsgewalt über die Waren, wodurch der Wert der Marken realisiert werde. Entscheidend sei daher die Übertragung der Verfügungsgewalt und nicht etwa die vertraglichen Abreden über den Bestimmungsort. Entsprechend hatte der BGH umgekehrt ein erschöpfendes Inverkehrbringen bereits bei Lieferung „ex-works“ innerhalb des EWR angenommen, da in diesem Fall die Verfügungsgewalt bereits im EWR aufgegeben wird und der Verkäufer nicht mehr beeinflussen kann, ob die Waren tatsächlich an den Bestimmungsort gelangen (BGH „ex-works“).

Die Zivilkammer des Landgerichts ist der Rechtsauffassung der Klägerin gefolgt und hat entgegen der erklärten Auffassung des über ihr sitzenden Senates des OLG der Klage von HMC stattgegeben.

Unter Berufung auf ein obiter dictum des EuGH in der zwischenzeitlich ergangenen Entscheidung in Sachen Mitsubishi/Duma (Az. C-129/17) wurde diese Rechtsauffassung nun auch in der Berufungsinstanz vom Oberlandesgericht bestätigt. Laut Urteil des OLG ist die willentliche Übertragung der Kontrolle (Lesart des EuGH) und der Verfügungsgewalt (Lesart des BGH) über die Waren gleichbedeutend. Es kommt dafür entscheidend auf die transportrechtliche Verfügungsbefugnis an, denn der Auftraggeber könne den Frachtführer jederzeit anweisen, gar nicht oder woanders hin zu liefern. Eine Lieferung nach CIP (Beauftragung durch den Verkäufer) entspricht damit nicht der Lieferung „ex-works“ (Beauftragung durch den Käufer). Auf sonstige zwischen den Parteien getroffene vertragliche Abreden - wie zum Gefahrenübergang und zum Bestimmungsort - kommt es dagegen nicht an. Da kein Widerspruch zwischen der Rechtsprechung von EuGH und BHG besteht, war dem EuGH auch keine Vorlagefrage zu stellen.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat für den Beklagten die Revision zum BGH ausdrücklich zugelassen.

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